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[정상문=부천대학교 산업디자인학과 교수] 디자인특허와 관련된 법원의 판결에서 항상 등장하는 선례로서, ‘네일 버퍼(Nail buffer) 디자 인특허 침해소송’인데, 본 디자인 무효소송은 미국 특허청(USPTO)에 등록된 원고(Egyptian Goddess, Inc.)의 “Nail buffer” 특허디자인을 피고(Swisa Inc.)가 침해하지 않았다는 약식재 판 승인에 항소한 판례이다.
 
네일 버퍼(Nail buffer)에 관해 원고는 디자인특허를 침해했다고 주장하며 이에 대한 소송을 제기했다. 피고는 비침해를 포함한 여러 이유에 근거하여 반대 주장을 펼치며 확인 판결을 구하기 위하여 맞고소를 제기했다.

지방법원은 비침해에 대한 약식 재판을 승인하였으며, 원고는 이에 항소했고, 재심청문회의 항소 법원 순회 재판 판사 Bryson은 다음과 같이 판결한다.

(1) 디자인 특허 침해 여부는 일반인 또는 관련 업계와 친숙한 관계자(ordinary observer,
familiar with the prior art)가 피고의 디자인이 특허를 받은 디자인과 똑같다고 오인하게 되는지에 따른 실험에 의해 결정된다.

(2) 일반적으로 지방 법원이 청구된 디자인의 상세한 설명을 제공하여 디자인 특허 청구를 “해석＂하려고 시도하지 않는 것이 선호된다.

(3) 피고의 네일 버퍼(Nail buffer)는 직사각형 모양에 속이 비어 있는 관(튜브) 형태로 단면이 정 사각형이며 네 방향 모두에 버퍼링 패드(손톱을 다듬는 패드)가 있고 같은 모양이지만 세 방향에서만 버퍼링 패드가 있는 특허를 받은 네일 버퍼(Nail buffer)를 침해하지 않았다.

▲  [선행기술(왼쪽)과 원고인 EGYPTIAN GODDESS, INC.(중앙) 및 피고 Swisa Inc.(오른쪽)]

                
또한 디자인특허 침해에 관한 청구를 판단하는데 적용될 적절한 법정 규준(표준)을 다루기 위해 이번 디자인 특허에 대한 전원 합의체 재심 청문회를 승인하여 진행하였다.
원고의 손톱 버퍼 등록 디자인은 직사각형 모양에 속이 비어 있는 관(튜브) 형태로 단면이 정사각형이며 세 방향에 버퍼링 패드(손톱을 다듬는 패드)가 있고 피고의 디자인은 같은  모양이지만 네 방향 모두에 버퍼링 패드(손톱을 다듬는 패드)를 가지고 있다.

지방 법원은 ‘389 patent의 청구항의 범위 및 법률적 해석 명령을 내렸다. 이를 통하여 지방 법원은 아래의 [특허 그림]에 제시된 디자인을 글자를 사용하여 설명하고자 한다.

▲ [EGYPTIAN GODDESS, INC.(오른쪽) v. Swisa Inc.(왼쪽)의 디자인특허 분쟁]

청구된 디자인에 대한 연구를 기반으로 법정은 이를 다음과 같이 설명한다.

두께 T의 직사각형의 손톱을 다듬는 패드(버퍼링 패드)는 틀의 3면에 붙어있으며 편의 납작한 부분을 덮고 있으며 굽어진 반경은 덮지 않고 틀의 네 번째 면을 그대로 드러낸다.

또한 지방 법원은 “Swisa는 제품의 실용적인 목적을 구술하는 버퍼 특허의 모양(appearance)을 보여주지 않았다”고 판단하고 이에 따라 디자인이 오로지 기능으로 좌우된다는 사유에  근거하여 특허는 무효라고 결정했다.

이 후 Swisa는 비침해에 대한 약식 판결을 신청했고 지방 법원은 이를 승인했는데, 지방 법원은 디자인 특허의 경우 원고는 반드시 다음의 2개를 입증해야 한다고 제시했다.

(1) 피고(공소가 제기된  자)의 기구(accused device)는 “일반 관찰자(ordinary observer)”  실험을 기준으로 피고의 기구(accused device)가 청구된 디자인과 “실질적으로  유사한(substantially similar)” 지를 입증.

(2) 특허를 받은 디자인이 갖는 선행 특허와 구분되는 신규성(point of novelty, 신규한 요소)이 피고의 기구가 갖는 신규성과 실질적으로 유사한지 여부를 입증해야 한다. 

청구된 디자인과 피고의 제품을 비교한 뒤, 법원은 Swisa의 특허를 침해했다고 제기된 제품이 “버퍼의 네 번째 면”이라 구분한 ‘389 patent의 신규성을 포함하지 않았다고 판결을 내렸다.

앞서 4번째 칼럼에서 언급했던 미국 판례법상 디자인 특허 침해 판단 기준에 관한 대원칙인 ‘일반 관찰자 평가(ordinary observer test)’는 1871년에 미국 대법원의 Gorham Mfg. Co. v. White 사건)을 통해 처음으로 정립되었는데, 이 사건은 테이블 스푼과 포크의 핸들에 대한 디자인에 관한 사건이다.

Gorham v. White 사건에서는 특허 디자인 및 침해 대상 포크 디자인에 대해, 손잡이 형태의 약간의 차이 등이 있음에도 불구하고 실질적으로 디자인이 동일(substantially the same)하다는 이유로 대법원은 침해를 인정한 바 있으며, 그 이후 다양한 법률적 분쟁사례를 더하면서 점점 발전해 오고 있다.  
  
앞서 언급한 이유들로 항소 법원은 비침해에 대한 지방법원의 약식 재판 판결을 인정하지만  이는 우리가 승인하지 않은 신규성 실험에 입각한 판단이 아니라 우리가 채택한 일반 관찰자 실험에 근거한 판단이다. Gorham, 81 U.S. at 528에서 대법원이 사용한 언어(표현)에 따라 우리는 피고의 디자인이 선행 특허에 친숙한 구매자들을 청구된 디자인으로 기만하여 구매토록 할 만큼 피고의 디자인과 청구된 디자인이 유사하다고 볼 수 없다고 판단했다. SW

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