[정상문=부천대학교 산업디자인학과 교수] 디자인 특허의 권리주장에 있어서 디자인이 주로 기능적이냐? 아니면, 심미적이냐? 를 기준으로 판단해야 하는데, 이에 대한 사례로는 HIGH POINT DESIGN LLC(FUZZY BABBA라는 이름의 슬리퍼를 생산하여 소매점에 유통시킴)와 BDI(BUYER’S DIRECT, INC : 미국 디자인특허 D598,183의 권리권자로서 SNOOZIES라는 슬리퍼의 제조사)사의 법적 공방을 통하여 진행된 디자인의 유사여부 판단기준을 살펴보기로 한다.
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원고인 High Point의 입장은 피고인 BDI의 슬리퍼(미국 디자인 특허번호 : D598,183)의 특허가 실용성이 없고, 설득력이 떨어지며, 특허권에 있어서 침해받지 않았다고 주장을 하였는데, 지방법원은 자명성(obviousness)과 기능성과 관련하여 183번 디자인특허가 실용성이 없다는 High Point의 약식재판에 대한 명령신청을 허락하였다. 여기서 자명성이란 누가 봐도 같은 디자인 혹은 유사한 디자인 이라는 판단을 의미한다.
디자인특허에 있어서 자명성(obviousness)에 대한 평가를 위해서는 두 단계가 있는데, 첫째, 기존의 디자인과 기본적으로 같다는 것을 보여주는 한 가지 참고사항(single reference)을 밝힐 수 있어야 한다.
둘째, 한 가지 주요 참고사항(primary reference) 이외의 다른 몇 가지 사항들(other reference)에 약간의 변형을 가했을 때 ‘전체적으로 같은 제품의 외관’이 나올 수 있다는 것에 대한 평가이다.
애플과 삼성의 디자인특허 분쟁사례에서도 첫 번째 단계에서 법원은 반드시 (1) 전체적으로 봤을 때, 디자인특허가 외관상의 특징을 구별할 수 있어야 하고, (2) ‘기본적으로 같은’ 외관상의 특징을 만들어 내는 한 가지 참고사항(single reference)의 존재여부를 결정해야 한다. 즉, 자명성의 분석에 있어서 궁극적인 질문은 ‘권리를 주장하는 디자인이 해당 제품과 같은 류의 제품을 디자인하는 평범한 기술을 지닌 디자이너에게 있어 당연할(obvious) 수도 있는가?’ 이다.
BDI의 입장은 법원측이 참고사례로 제시한 Woolrich를 선행기술로 택한 것에 대해 그들(Woolrich)의 디자인은 자신들이 주장하는 디자인과 기본적으로 같지 않다고 주장하였는데, 양털로 된 것과 신발의 옆면 높이, 바닥의 두께에 있어서 다르다고 주장하고 있다.
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또한 BDI측은 법원이 올바른 ‘자명성’(obviousness)을 분석하지 못했다고 생각했기 때문에 첫째, BDI는 법원이 올바른 분석을 위해 ‘평범한 디자이너’의 기준에서 분석을 해야 하는데, 기준을 ‘평범한 관찰자’에 둠으로써 디자인특허에 대한 정확한 분석이 이루어지지 않았다고 주장했으며, 둘째, 자명성의 분석에 있어서 그 논리적인 근거(reasoning)를 정확하게 전달하지 않은 것도 문제였으며, 마지막으로 표절과 상업적인 판매와 같은 부차적인 참조사항에 대한 고려를 하지 않았다는 점에서 법원측의 판단이 잘못되었음을 주장하였다.
지방법원에서는 자명성에 대한 평가를 내리기 위해서 ‘평범한 관찰자’의 기준을 적용한 것은 디자인특허의 자명성을 평가할 때에 ‘평범한 디자이너’의 관점에서 평가가 이루어져야 한다는 해당법원과 전임법원의 선례와 상반된다.(Apple사의 경우를 포함한 다수의 선례가 있다.)
비록 기술을 가진 평범한 디자이너의 관점에서 자명성에 대한 평가가 이루어진다고 해도, ‘자명성의 법적인 결론에 대한 전문가의 의견은 필요하지도 않고, 영향력을 가지지도 않는다.’ 하지만, 전문가의 의견은 법적인 결론의 배경이 되는 분석의 사실적인 측면과 관련되어 있을 수도 있다. 그러한 이유로, 지방법원은 the Rake Declaration(전문가인 Mr. Rake의 선언)을 고려사항으로 채택하지 않았다는 점에서 오판을 내린 것이다.
지방법원측이 두 단계의 분석을 적용하는데 있어서 또 다른 실수를 하였는데, 첫 번째 단계의 첫 부분에 있어서 - 전체적으로 봤을 때, 디자인특허가 만들어 낸 외관상의 특징을 구분할 수 있어야 한다. - 지방법원은 183번 디자인특허를 구두로 명확하게 묘사하지 못했다는 점에서 실수를 했다. 지방법원이 언급한 183번 디자인특허에 대한 묘사에 가장 가까운 언급은 ‘솜털로 덮인 안감과 부드러운 겉 표면을 가진, 발 하나가 들어갈 수 있는 구멍이 난 슬리퍼’인데, 이는 해당 디자인의 외관상의 특징에 초점을 맞추지 못한 묘사로서 지나치게 추상적이라는 문제를 안고 있다.
첫 번째 단계의 두 번째 부분에 있어서 - ‘기본적으로 같은’ 외관의 특징을 만들어 내는 한 가지 참고사항(single reference)의 존재여부를 결정해야 한다. - 에 있어서도 법원은 해당법원의 선례를 통해 요구되는 논리를 제공하지 못했다는 실수를 저질렀다. 그러한 논리 없이는 지방법원이 Woolrich의 선행기술이 ‘기본적으로 같은’ 외관상의 특징을 가지는 디자인이라고 결론은 내렸는지 알 수가 없다.
Woolrich를 올바른 주요 참조사항으로 볼 수 없다는 전제하에 지방법원이 내린 결정은 번복되어야 할 것이다.
항소심에서 연방 순회 법원은 1심의 기능성 판단에 대한 잘못을 지적하였는데, 물품의 기능성과 그 기능을 수행하는 특정한 디자인의 기능성은 구별된다. 만약 그렇지 않다면 산업디자인이 디자인특허를 받기는 불가능할 것이다. SW
